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案例评析|未补资料错失国际商标注册谁之过?——从迪奥尔案看国际立体商标在中国的领土延伸保护

来源:隆安律师事务所发表时间:2019-06-21 15:02:46字体大小:

 原创:权鲜枝、郭晶

 
【前言】
根据《商标国际注册马德里协定》、《商标国际注册马德里协定有关议定书》规定,任何缔约国的国民,可以通过原属国的注册当局,向国际局提出商标注册申请。领土延伸指国际注册的商标申请人或所有人向“马德里联盟”成员国所提出的有关保护的专门申请。商标国际注册只有进行领土延伸,才可能在指定的“马德里联盟”成员国内得到保护。在指定中国的商标国际注册的领土延伸中,我国商标局在启动国际商标注册申请的审查程序时,并不直接通知商标申请人审查程序启动的时间,而是通过国际局转达。如果期间出现一些差错而导致商标注册被驳回,那么由谁来承担相关的责任呢?本文将聚焦2018年中国法院10大知识产权案件之一“克里斯蒂昂迪奥尔香料公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案〔最高人民法院(2018)最高法行再26号行政判决书〕”,通过案例介绍,结合法院的裁判观点,来回答这个问题。
 
【案情摘要】
迪奥尔公司在其申请商标经国际注册后,根据《商标国际注册马德里协定》、《商标国际注册马德里协定有关议定书》的相关规定,通过国际局向中国提出领土延伸保护申请。
 
2015年7月13日,国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)向国际局发出申请商标的驳回通知书,以申请商标缺乏显著性为由,驳回全部指定商品在中国的领土延伸保护申请。
 
在法定期限内,迪奥尔公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)提出复审申请。商标评审委员会认为,申请商标难以起到区别商品来源的作用,缺乏商标应有的显著性,遂以第13584号决定,驳回申请商标在中国的领土延伸保护申请。迪奥尔公司不服,提起行政诉讼。
 
迪奥尔公司认为,首先,申请商标为指定颜色的三维立体商标,迪奥尔公司已经向商标评审委员会提交了申请商标的三面视图,但商标评审委员会却将申请商标作为普通商标进行审查,决定作出的事实基础有误。其次,申请商标设计独特,并通过迪奥尔公司长期的宣传推广,具有了较强的显著性,其领土延伸保护申请应当获得支持。
 
北京知识产权法院及北京市高级人民法院均未支持迪奥尔公司的诉讼主张。主要理由为:迪奥尔公司并未在国际局国际注册簿登记之日起3个月内向商标局声明申请商标为三维标志并提交至少包含三面视图的商标图样,而是直至驳回复审阶段在第一次补充理由书中才明确提出申请商标为三维标志并提交三面视图。在迪奥尔公司未声明申请商标为三维标志并提交相关文件的情况下,商标局将申请商标作为普通图形商标进行审查,并无不当。商标局在商标档案中对申请商标指定颜色、商标形式等信息是否存在登记错误,并非本案的审理范围,迪奥尔公司可通过其他途径寻求救济。
 
迪奥尔公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审,并再审判决撤销一审、二审判决及被诉决定,判令商标评审委员会重新作出复审决定。
 
【裁判思路】
涉案申请商标为国际注册第1221382号商标,申请人为克里斯蒂昂迪奥尔香料公司(PARFUMSCHRISTIANDIOR,简称迪奥尔公司)。申请商标的原属国为法国,核准注册时间为2014年4月16日,国际注册日期为2014年8月8日,国际注册所有人为迪奥尔公司,指定使用商品为香水、浓香水等。(如下图)
 
最高院认为本案焦点有二,判决思路如下:
一、第13584号决定违反法定程序
迪奥尔公司已根据马德里协定及其议定书的规定,完成了申请商标的国际注册程序,履行了我国商标法实施条例规定的必要的声明与说明责任,且申请人也声明了申请商标是申请人自行设计并专门使用在其j’adore(真我)香水上的三维立体商标。最高法指出,申请商标国际注册信息中明确记载,申请商标指定的商标类型为“三维立体商标”。在无相反证据的情况下,申请商标国际注册信息中关于商标具体类型的记载,应当视为迪奥尔公司关于申请商标为三维标志的声明形式。因国际注册商标的申请人无需在指定国家再次提出注册申请,故由国际局向商标局转送的申请商标信息,应当是商标局审查、决定申请商标指定中国的领土延伸保护申请能否获得支持的事实依据。
 
本案中,在申请材料仅欠缺部分视图等形式要件的情况下,商标局、商评委、一审和二审均未通知申请人进行补正材料,有违行政程序正当性的原则,损害了申请人合理的期待利益。因此,一审、二审法院对第13584号决定予以维持的作法不当,最高院对此予以一并纠正。
 
二、商标评审委员会应重新审查申请商标是否具备显著性
迪奥尔公司在国际注册程序中已将申请商标类型明确为三维立体商标,无需再次申明,商标局将申请商标作为普通图形商标并对其显著性予以评判的作法错误。因此,商标评审委员会应当基于迪奥尔公司在复审程序中提出的与商标类型有关的复审理由,纠正商标局的不当认定。同时,商评委应该根据三维标志是否具备显著特征的评判标准,即要考虑申请商标进入中国市场的时间以及其推广宣传作用等因素,对申请商标在中国的领土延伸保护申请是否应予准许的问题重新审查。
 
综上,最高院认为,第13584号决定、一审、二审判决认定事实和适用法律均有错误,应予撤销,并判令国家工商行政管理总局商标评审委员会对国际注册第1221382号商标重新作出复审决定。
 
【隆安点评】
本案涉及马德里商标国际注册程序与国内程序的衔接问题。我国《商标法实施条例》第43条规定,指定中国的领土延伸申请人,要求将三维标志、颜色组合、声音标志作为商标保护或者要求保护集体商标、证明商标的,自该商标在国际局国际注册簿登记之日起3个月内,应当通过依法设立的商标代理机构向商标局提交相关材料。未在上述期限内提交相关材料的,商标局驳回该领土延伸申请。
 
本案中,国际局在收到迪奥尔公司的国际注册申请后向中国商标局转交申请商标信息,商标局据此生成内部审查商标档案。由于商标局内部程序等原因,商标局的商标档案中并没有准确的记载申请商标为“三维立体商标”。因此,在商标局将其作为普通图形商标审查而作出驳回决定前,申请人并未获得第43条规定的补正机会,导致申请人在驳回复审阶段的第一次补充理由书中才明确提出申请商标为三维标志并提交三面视图。继而商评委、一二审法院将其作为普通图形商标审查而得出驳回涉案商标的结论。由此可见,迪奥尔公司没有在审查程序中收到相应的补正通知,属于商标局在马德里国际商标注册国内外程序衔接时出现了错误,应当予以纠正。
 
本案的重要意义在于,最高院在判决中指出这一程序衔接问题,并明确表示,商标局应当完善国际商标注册程序与国内程序的衔接制度,及时通知国际注册申请人国内审查程序的启动日期与补充材料的期限等事项,体现了我国对遵守国际公约的重视,保护了申请人合理的权益,对中国商标注册程序的完善有重要的推动作用。
 
【法条点睛】
《商标国际注册马德里协定》第一条第二款:
任何缔约国的国民,可以通过原属国的注册当局,向成立世界知识产权组织(以下称“本组织”)公约中的知识产权国际局(以下称“国际局”)提出商标注册申请,以在一切其他本协定参加国取得其已在所属国注册的用于商品或服务项目的标记的保护。
 
《商标国际注册马德里协定》第三条第三款〔要求“领土延伸”〕:
(一)要求将通过国际注册所得到的保护延伸至一个利用第三条之二所规定的权利的国家时,必须在第三条(一)所谈到的申请中特别提明。
(二)在国际注册以后所提出的关于领土延伸的任何要求,必须用细则所规定的格式,通过原属国的注册当局提出。国际局应立即将这种要求注册,不迟延地通知有关注册当局,并在国际局所出的定期刊物上公布。这种领土延伸自在国际注册簿上已经登记的日期开始生效,在有关的商标国际注册的有效期届满时停止效力。
 
《商标国际注册马德里协定》第五条〔各国注册当局的批驳〕:
(一)某一商标注册或根据第三条所作的延伸保护的请求经国际局通知各国注册当局后,经国家法律授权的注册当局有权声明在其领土上不能给予这种商标以保护。根据保护工业产权巴黎公约,这种拒绝只能以对申请本国注册的商标同样适用的理由为根据。但是,不得仅仅以除非用在一些限定的类别或限定的商品或服务项目上,否则本国法律不允许以注册为理由而拒绝给予保护,即使是部分拒绝也不行。
(二)想行使这种权利的各国注册当局,应在其本国法律规定的时间内,并最迟不晚于商标国际注册后或根据第三条之三所作的保护延伸的请求后一年之内,向国际局发出批驳通知,并随附所有理由的说明。
(三)国际局将不迟延地将此通知的批驳声明的抄件一份转给原属国的注册当局和商标所有人,如该注册当局已向国际局指明商标所有人的代理人,则转给其代理人。有关当事人得有同样的补救办法,犹如该商标曾由他向拒绝给予保护的国家直接申请注册一样。
(四)经任何有关当事人请求,批驳商标的理由应由国际局通知他们。
(五)如在上述至多一年的时间内,国家注册当局未将关于批驳商标注册或保护延伸请求的任何临时或最终的决定通知国际局,则就有关商标而言,它即失去本条第(一)款所规定的权利。
(六)若未及时给予商标所有人机会辩护其权利,主管当局不得声明撤销国际商标。撤销应通知国际局。
 
《商标法》第三十四条:
对驳回申请、不予公告的商标,商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定,并书面通知申请人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。
 
《商标法实施条例》第十三条第三款:
以三维标志申请商标注册的,应当在申请书中予以声明,说明商标的使用方式,并提交能够确定三维形状的图样,提交的商标图样应当至少包含三面视图。
 
《商标法实施条例》第四十条第二款:
申请手续基本齐备或者申请书基本符合规定,但需要补正的,申请人应当自收到补正通知书之日起30日内予以补正,逾期未补正的,商标局不予受理,书面通知申请人。
 
《商标法实施条例》第四十三条:
指定中国的领土延伸申请人,要求将三维标志、颜色组合、声音标志作为商标保护或者要求保护集体商标、证明商标的,自该商标在国际局国际注册簿登记之日起3个月内,应当通过依法设立的商标代理机构,向商标局提交本条例第十三条规定的相关材料。未在上述期限内提交相关材料的,商标局驳回该领土延伸申请。
 
《商标法实施条例》第五十二条第一款:
商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件,应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求及评审时的事实状态进行审理。

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